Een merk te kwader trouw aanvragen. Kan dat?
Stel je eens voor. Je bent met een andere partij gezamenlijk een nieuwe onderneming aan het opzetten en je hebt daarbij een nieuwe naam en logo ontworpen, waaronder de onderneming wordt gedreven. De samenwerking verloopt op enige moment stuk en je komt erachter dat de samenwerkende partij de naam van de onderneming als merk heeft geregistreerd. Op grond van deze merkregistratie wordt jij vervolgens verboden om nog langer gebruik te maken van het merk en het logo. Kan dat zomaar?
Van een vergelijkbaar geval was er sprake bij een kort geding op 13 januari 2022 bij de Rechtbank Den Haag. Twee partijen (Hizllipara en PayPorter) werkten intensief samen op het gebied van betaaldiensten die zij onder de naam PayPorter beschikbaar maakten. De samenwerking loopt uiteindelijk stuk en partijen raken verwikkeld in diverse juridische procedures. Tijdens de samenwerking heeft één van de partijen het woord- en beeldmerk PayPorter als Uniemerk gedeponeerd (geregistreerd). Vervolgens sommeert deze partij de andere samenwerkende partij te stoppen met het gebruik van PayPorter als merknaam. De andere partij komt daartegen in verzet en beroept zich erop dat het merk te kwader trouw is verkregen en daardoor niet geldig zou zijn.
In het kort geding dat vervolgens wordt aangespannen doet de rechter uitspraak over de geldigheid van het merk. In dit artikel lees je hoe een merk verkregen kan worden, wat een aanvraag te kwader trouw is en hoe de rechtbank uiteindelijk beslist in deze zaak.
Wat is een merk?
Een merk is een teken zoals woorden, letters, cijfers, kleuren en vormen waarmee de producten en diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden van producten en diensten van andere ondernemingen. Een merk heeft daarbij diverse functies. Zo wordt een merk gebruikt als een identificatiemiddel om producten en diensten een eigen gezicht te geven (vertrouwensfunctie). Met een merk kan ook duidelijkheid gegeven worden over de herkomst van producten en diensten (herkomstaanduidingsfunctie). Daarnaast kan het merk ook worden gebruikt om reclame te maken (reclamefunctie). Zo te bezien heeft een merk dus diverse functies.
Een merk dat beschrijvend is heeft geen onderscheidend vermogen. Daarom kan een beschrijvend merk niet worden geregistreerd. Voorbeelden daarvan zijn soortaanduidingen, kenmerken van waren of diensten en gangbaar geworden aanduidingen. In die gevallen ontbreekt het onderscheidende vermogen.
Hoe verkrijg je een merkrecht?
Voor het verkrijgen van een merkrecht geldt een registerstelsel. Dat betekent dat het recht op een merk niet ontstaat door het gebruik van een merknaam, maar door registratie van het merk, ook wel merkdepot genoemd. Registratie van een merk is mogelijk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Registratie levert dan een Benelux merk op, een merkrecht dat dus alleen rechtsgeldig is binnen de Benelux (Benelux merk). Bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is het mogelijk om een merk aan te vragen voor de gehele Europese Unie (Uniemerk).
De procedure voor een merkaanvraag bestaat uit een depot (inschrijving). Daarna wordt er onderzoek gedaan naar het depot om vast te stellen of het merk aan de vereisten voldoet. Zo wordt onder andere beoordeeld of een merk niet te beschrijvend is. Daarna vangt de oppositietermijn aan. Tijdens deze termijn kan er bezwaar worden gemaakt tegen de inschrijving van het merk, bijvoorbeeld omdat er een ouder recht is of omdat het merk te beschrijvend is maar ook omdat de aanvrager te kwader trouw is. Wordt de oppositie afgewezen, dan wordt het merk definitief ingeschreven.
Wat is een aanvraag te kwader trouw?
Het is mogelijk dat er een merk te kwader trouw wordt gedeponeerd. Zowel het Benelux merk als het Uniemerk kennen de vorm van een depot te kwader trouw. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat een depot te kwader trouw een oneerlijke houding of een oneerlijke bedoeling inhoudt. Daarnaast is er sprake van een depot te kwader trouw als blijkt dat de aanvraag niet is ingediend om op eerlijke wijze deel te nemen aan het handelsverkeer, maar met de bedoeling om afbreuk te doen aan de belangen van anderen. Dit op zodanige manier dat het merkdepot wordt aangevraagd voor andere functies van de merkfuncties waarvoor het merkrecht bescherming biedt. Dit kan zijn in het geval dat een merk wordt ingeschreven voor bepaalde producten en diensten, terwijl de aanvrager het merk daarvoor niet gaat gebruiken en de intentie heeft om afbreuk te doen aan het belang van derden. Hierdoor wordt het merk niet gebruikt voor de herkomstaanduiding van de producten en diensten waarvoor het merk wordt geregistreerd.
De bedoeling van de aanvrager moet op objectieve wijze worden vastgesteld. Kwader trouw moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waarbij wordt uitgegaan van het moment van indiening van de aanvraag.
Als een depot te kwader trouw wordt vernietigd dan komt de inschrijving van het merk te vervallen. De aanvrager beschikt dan niet meer over een merkrecht.
De casus
Hizlipara is actief op het gebied van internationale geldovermakingen. De activiteiten van PayPorter bestaan uit het verlenen van betaaldiensten, waaronder geldtransfers en moneytransfers in binnen- en buitenland.
Partijen gaan met elkaar samenwerken om een internationaal betalingssysteem te gaan exploiteren. Daarvoor wordt door Payporter de domeinnaam www.payporter.nl geregistreerd. Hizlipara registreert vervolgens de domeinnaam payporter.com. Op dit domein wordt daarna een website geëxploiteerd waar wordt verwezen naar PayPorter B.V.
Daarna wordt er gezamenlijk een logo ontworpen waarbij het woord PayPorter in een specifiek lettertype is afgebeeld met als achtergrond een oranje kleur. Hizlipara registreert vervolgens in Turkije en in de Europese Unie het woord- en beeldmerk PayPorter.
De samenwerking verloopt daarna stroef en er ontstaan diverse conflicten. Onderdeel van dit conflict is het gebruik van de merknaam PayPorter door PayPorter, terwijl dit merk is geregistreerd door Hizlipara en zij geen toestemming heeft gegeven aan PayPorter.
De advocaat van Hizlipara sommeert PayPorter om het gebruik van het merk PayPorter te stoppen, omdat daarvoor geen toestemming is verleend. Door de merknaam toch te gebruiken, maakt PayPorter inbreuk op haar merkrecht.
PayPorter maakt daarna bezwaar tegen de registratie van het merk PayPorter bij de Cancellation Division van EUIPO, waar zij zich op het standpunt stelt dat de aanvraag door Hizlipara te kwader trouw is gedaan. Het bezwaar wordt echter afgewezen, waartegen PayPorter in hoger beroep gaat. Dit is voor Hizlipara reden om een kort geding te starten en een verbod op het merkgebruik te vorderen. PayPorter verweert zich daartegen door te stellen dat het merkdepot te kwader trouw is gedaan.
Wat beslist de rechter?
De rechter stelt vast dat niet ter discussie staat dat er sprake is van een inbreuk op het merkrecht van Hzilipara. PayPorter gebruikt immers de merknaam ‘PayPorter’ zonder toestemming van Hizlipara en Hizlipara beschikt over het merkrecht. De inbreuk op het merkrecht is daarmee gegeven.
De rechter gaat vervolgens het verweer van PayPorter beoordelen of het merkdepot te kwader trouw is gedaan door Hizlipara. Slaagt dan verweer van PayPorter, dan heeft Hizlipara geen merkrecht en is er dus geen sprake meer van een merkinbreuk. In die zin dus een slim verweer.
De rechter meent dat er geen sprake is van een merkdepot te kwader trouw van Hizlipara. Belangrijkste argument daarvoor is dat de merkaanvraag is gedaan door twee partijen die intensief met elkaar samenwerkten. Er is dus nadrukkelijk geen sprake van een bedrijf dat bewust de naam van een ander bedrijf als merk inschrijft waardoor verwarring kan ontstaan. De rechter hecht veel waarde aan de intensieve samenwerking tussen beide partijen en de wens om zelfs te gaan fuseren. Dat binnen die vergaande samenwerking een merkdepot wordt gedaan, betekent dat dit niet te kwader trouw is gedaan.
De uitkomst is dus dat Hizlipara een geldig merkdepot heeft gedaan en dus over het merkrecht kan beschikken. De rechtbank legt PayPorter daarom een verbod op om het merk PayPorter, op straffe van een dwangsom. Omdat het een kort geding procedure betreft, is het verbod een tijdelijke maatregel. De zaak zal in een gewone procedure verder behandeld worden, waarbij definitief wordt vastgesteld of het merkdepot te kwader trouw is gedaan. Zolang die procedure loopt, geldt het verbod op het gebruik van het merk PayPorter door Payporter.
« Terug naar het overzicht